为指导我省企业在境外维护自身专利权、商标权、著作权等知识产权合法权益,积极应对知识产权纠纷,特制定本指引。

一、名词解释

1、本指引所称企业,是指在本省行政区域内依法设立且在境外开拓市场的企业法人。

2、本指引所称对方,是指境外有关国家(或地区)的自然人、法人或其它组织。

3、本指引所指知识产权,是指在境外获得有关国家(或地区)法律保护的知识产权。

二、企业遭受知识产权侵权的维权策略

企业在境外发现对方涉嫌侵犯自身知识产权合法权益时,可采取以下步骤和策略维权:

(一)证据准备

1、企业自身知识产权权利证明材料;

2、对方实施侵权证据。如侵权产品实物或样品、销售记录、销售发票、侵权产品广告、网络信息、证人证言等。证据的收集尽量采用公证的方式进行。

(二)分析评估

1、对遭受侵犯的知识产权权利稳定性进行分析评估;

2、根据收集的证据材料,对对方构成侵权的可能性进行分析评估;

3、研究纠纷发生地的相关法律规定。

(三)维权策略

1、非诉讼程序

(1)发律师函。向对方明确告知企业所拥有的知识产权,指出对方存在的侵权行为,提出解决办法。可附知识产权相关证明材料。

(2)沟通协商。以口头或书面形式就对方侵权问题进行沟通,协商解决办法,达成一致的,应订立书面协议。

2、诉讼程序

在非诉讼程序中,双方没有达成和解一致意见时,可选择提起诉讼。

(1)组建诉讼团队。诉讼团队组成通常包括技术专家、通晓中国和审理国(或地区)法律的法律专家、知识产权专业人士、企业决策层等。

(2)选择诉讼策略。在对侵权证据材料分析后,认为胜诉可能性较大时,可以坚持原有诉讼或申诉诉求;也可以根据案件审理事态发展或者出于商业考虑,及时调整应对策略,选择和解解决;当在审理过程中处于不利局面时,可适当调整诉求或选择撤诉。

(3)上诉。当法院作出对企业不利判决时,企业应综合考虑费用和胜诉机率等方面因素后,决定是否上诉。

三、企业被控侵犯知识产权的维权策略

企业收到对方发出的律师函或遭到起诉时,可采取以下步骤和策略维权:

(一)证据准备

1、企业所涉自身知识产权权利证明材料;

2、企业所涉产品或技术来源合法的证明材料;

3、企业所涉产品或技术未侵权的证明材料;

4、影响对方权利稳定性的证据材料。如公知技术、在先销售证据等;

5、有关权威机构出具的不侵权的鉴定意见。

证据的收集尽量采用公证的方式进行。

(二)分析评估

1、查询对方是否具有主张知识产权权益的资格;

2、查询对方知识产权法律状态及权利内容;

3、根据收集到的证据材料评估对方权利的稳定性;

4、对被控产品或技术与对方权利内容进行对比分析;

5、研究纠纷发生地的相关法律规定,从法律及技术层面进行侵权与否的综合判断。

(三)维权策略

1、非诉讼程序

(1)回复律师函。企业经分析评估,认为不侵犯或侵权几率较小时,可回复律师函,表达尊重对方知识产权的态度,表明企业行为并未侵犯对方知识产权的立场。

(2)沟通协商。企业经分析评估认为侵权几率较大时,可主动以口头、书面等形式就相关问题与对方进行沟通,或寻求第三方进行斡旋,协商解决办法,力求达成一致,订立书面调解协议。

2、诉讼程序

在非诉讼程序中,双方没有达成和解的一致意见,对方提起诉讼时,应积极应诉。

(1)组建应诉团队。应诉团队组成通常包括技术专家、通晓中国和审理国(或地区)法律的法律专家、知识产权专业人士、企业决策层等。

(2)当对方提出诉前禁令或诉前保全要求时,企业应要求对方提供可执行的担保。

(3)选择应诉策略。正确选择抗辩理由,充分行使抗辩权力;根据审理国(或地区)的法律规定,反诉专利权等权利无效;如对方存在滥用知识产权等行为时,企业可依据审理国(或地区)的法律规定提出反诉;若对方在中国有分支机构、代销商和分销商,且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为时,企业可依据我国法律提出诉讼;根据案件审理情况,适时分析案件发展态势,当处于不利局面时,尽快寻求和解的方式解决。

(4)上诉。当法院作出对企业不利的判决时,企业应在综合考虑费用、胜诉机率等方面因素后决定是否上诉。

四、资源利用

企业在维权过程中可充分利用国内外政府相关机构、知识产权维权援助机构、知识产权中介服务机构、律师事务所、行业协会和媒体等方面资源(详见附件)。

1、企业在遭受知识产权侵权或者受到指控时,可将相关情况向国内政府有关部门和中国驻外机构报告,请求提供其职责范围内的帮助,并将进展情况和结果及时反馈。同时,可以向纠纷发生地政府相关部门进行咨询、投诉或申诉。

2、企业在遭受知识产权侵权或者受到指控时,可向省内设立的知识产权维权援助机构申请知识产权法律状态的查询、侵权与否技术判定参考意见等援助服务。

3、企业可根据实际需要,选择境内外知识产权服务机构、律师事务所等中介组织组建专业(应诉)团队,签订委托协议,明确权责。

4、企业可寻求行业协会帮助,请求其给予维权指导和资源引见;当指控涉及行业多家企业时,可通过行业协会协调联合其他应诉主体,整合资源,共同应诉。

5、企业可根据实际情况,适时选择媒体进行报道,力求获得舆论的广泛支持。

五、风险规避

1、企业应加强知识产权战略研究,贯彻《企业知识产管理规范》,提升自主创新能力,积极参与国内外行业标准的制定,加快在目标市场的知识产权布局,提高企业销售产品的国际竞争能力。

2、企业在开展进出口贸易、境外投资活动中,应针对产品或技术开展目的地国家(或地区)知识产权检索分析;承接境外来料加工、定牌生产等业务,应当要求委托方提供相关知识产权权益证明,并与委托方订立相关知识产权协议,明确责任和义务。

3、强化海关和参展知识产权保护意识。在产品通关或境外参展时,应携带拥有自主知识产权或合法使用权、处分权等相应的权利证明文件,以应对海关或展会可能的执法检查,或对侵犯自身知识产权的行为进行维权行动。

本指引从发布之日起供企业参考使用。


企业知识产权海外维权指引(深知〔2008〕129号)
企业海外知识产权预警指导规程(北京市)

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