湘知维发〔2015〕1号

第一章 总则

第一条 为指导我省企业维护自身知识产权合法权益,积极应对知识产权纠纷,特制定本指引。

第二条 本指引中维权是指企业保护自身知识产权合法权益、应对侵权纠纷和进行知识产权风险防范等活动。

第二章 企业知识产权被侵犯时的应对策略

第三条 企业发现对方侵犯其知识产权时,应该搜集准备以下证据材料:

(一)企业自身拥有知识产权权利的证明材料;

(二)对方侵权证据,如侵权产品实物或样品、销售记录、销售发票、侵权产品宣传资料、网络信息、证人证言等。

证据的收集尽量采用公证的方式进行。

第四条 企业应对遭受侵犯的知识产权权利稳定性进行分析评估;根据相关法律规定,结合所收集的证据材料,对构成侵权的可能性进行评估、研究。

第五条 针对他人的侵权行为,企业可以通过以下非诉讼途径维护自身的知识产权:

(一)委托律师事务所或专利代理机构发律师函或法律意见书,向对方明确告知企业所拥有的知识产权,指出对方存在的侵权行为,提出解决办法,可附知识产权相关证明材料;

(二)以口头或书面形式就对方侵权问题进行沟通,协商解决办法,达成一致的,应订立书面协议;

(三)请求有管辖权的知识产权行政主管部门处理。

第六条 在非诉讼程序中,双方没有达成和解意见时,可以选择以下诉讼策略:

(1)选择并委托具有经验的专利代理人或律师就相关事宜提出可行性分析意见,或组建由技术专家、通晓中国和审理国(或地区)法律的法律专家、知识产权专业人士、企业决策层等组成的诉讼团队;

(2)在对侵权证据材料进行分析后,认为胜诉可能性较大时,可以坚持原有诉讼或诉求;也可以根据案件审理事态发展或者出于商业考虑,及时调整应对策略,选择变更诉求、进行和解或放弃诉讼等策略;

(3)当法院作出对企业不利判决时,企业应综合考虑费用和胜诉机率等方面因素,决定是否上诉。

第三章 企业被控侵权时的应对策略

第七条 企业收到专利权人发出的律师函或被控侵权时,应尽可能收集与发生的知识产权纠纷有关的材料,包括:

(一)企业自身拥有的知识产权权利证明材料;

(二)企业相关产品或方法技术信息来源合法的证明材料;

(三)企业相关产品或生产方法未侵权的证明材料;

(四)影响对方权利稳定性的证据材料,如公知技术、在先销售、与他人在先权利相冲突等证明材料;

(五)资质机构出具的不侵权鉴定意见等;

(六)可排除涉外案件受理国法院管辖的材料,如仲裁协议或有关协议中的仲裁条款;

(七)其他能够证明企业未侵权或影响对方权利稳定性的证明材料。

证据的收集尽量采用公证方式。

第八条 企业应针对被控事项及理由,结合收集到的证据进行分析评估,包括:

(一)对方是否具有主张知识产权权利的主体资格;

(二)对方知识产权的法律状态及权利稳定性;

(三)将被控产品或方法与对方权利要求进行对比分析,从技术层面得出结论;

(四)根据纠纷发生地的法律规定,从法律层面对侵权与否作出评估;

(五)企业所涉产品目前和将来可能拥有的国内或国际市场占有率;

(六)对方近年发生过的知识产权诉讼、采用的诉讼手段及获得的赔偿额等;

(七)对方的分支机构、关联公司、代理商、分销商情况等。

第九条 企业可根据实际需要,选择专利事务所、律师事务所等中介机构对案件情况进行综合分析,对是否和解或进入诉讼程序后的应诉策略提供专业咨询意见。

企业应和中介机构签订协议,明确权利义务,就知识产权纠纷相关内容签订保密协议。

第十条 企业综合评估后认为不侵权或侵权机率较小,可回复律师函,表明尊重对方知识产权的态度,表达并未侵犯对方知识产权的立场。

第十一条 企业经分析评估认为侵权机率较大时,可主动以口头、书面等形式就相关问题与对方进行沟通,或寻求第三方进行斡旋,协商解决办法,力求达成和解,订立书面和解协议。

第十二条 双方在诉讼前没有达成和解协议,企业应做好充分的应诉准备;对方起诉时,企业应积极应诉,以免被缺席裁决,造成不利后果。

第十三条 企业应诉团队应综合分析考虑应诉费用、类似案例、胜诉后的市场发展和不应诉的后果、赔偿数额及失去的市场份额及其对企业造成的影响。

第十四条 企业将收集到的材料重新组织,按照证据的要求进行提交,包括证明企业未侵权的证据,影响对方权利稳定性的证据,证明对方有侵权行为的证据等。

若证据涉及内容易被修改、删除,或材料易被销毁,可在诉前向法院申请对证据进行保全。

第十五条 当对方提出诉前禁令或诉前保全要求时,企业应要求对方提供担保。

对于临时禁止令,企业应及时提交辩护声明或反担保以争取时间,避免出现临时禁止令所带来的不利后果。

企业应收集可以推翻临时禁止令的证据,并据此要求对方赔偿企业因此遭受的损失。

第十六条 企业遭遇涉外侵权诉讼时,可向国内政府有关部门报告,请求提供其职责范围内的帮助,并将进展情况和结果及时反馈。

第十七条 企业在遭到涉外侵权指控时,可与行业协会沟通情况,寻求行业协会的维权指导和帮助,涉外纠纷指控影响国内行业整体利益或涉及行业内多家企业时,企业可通过行业协会联合其他被控企业、相关企业共同应诉。

第十八条 企业在遭受侵权或被控侵权时可向所在地的知识产权维权援助机构申请援助,包括知识产权法律状态的查询、侵权判定及申请提供纠纷案件解决参考方案等。

第十九条 在涉外纠纷中,企业应根据收集到的证据和案件审理国知识产权法律法规的规定正确选择抗辩事由。除不侵权抗辩外,还可根据收集的证据提出对方专利没有新颖性、创造性或实用性、现有技术、在先使用、与他人在先权利相冲突等抗辩事由。

第四章 企业知识产权风险防范

第二十条 企业要建立健全知识产权管理体制机制。建立知识产权管理部门,指定专职管理人员,承担知识产权管理职责,协调公司内部各部门,以及与外部各方当事人、代理机构、政府机关等之间的关系。

第二十一条 企业应根据自身的经营战略制定知识产权战略和计划,使知识产权的创造、运用和保护符合企业经营战略的要求。

第二十二条 企业应妥善保存产品研发档案、电子文档、往来信件以及数据电文等可以有形地表现所载内容的材料。

第二十三条 企业应建立严格的信息安全管理制度,对其商业秘密采取下列保密措施:

(一)在劳动合同和离职承诺中,约定保密条款和竞业限制条款等;

(二)在企业内部设立权限管理相关制度;

(三)对研发文档和材料设立严格的记录和妥善保存制度,有关文档应有研发人员的亲笔签名和日期、地点等;

(四)制定员工使用软件、发送邮件、拷贝数据材料、打印文档等方面的规章制度;

(五)制定企业对外合作、对外交流、出差、接受培训等方面的管理制度;

(六)其他涉及企业信息安全管理制度方面的措施。

企业可同时建立员工诚信档案,以切实提高员工保护企业信息安全的职业素养。

第二十四条 建立知识产权预警机制,企业在技术研发、拓展市场或者知识产权维权过程中,要充分利用知识产权信息,特别是进行专利信息检索分析,适时规避知识产权侵权风险,同时通过市场监控等手段,及时发现侵犯本企业知识产权的行为。

第二十五条 企业在开展进出口贸易、境外投资活动中,应针对产品或技术开展目的地国家(或地区)知识产权检索分析;承接境外来料加工、定牌生产等业务,应当要求委托方提供相关知识产权权利证明,并与委托方订立相关知识产权协议,明确责任和义务。

第二十六条 在知识产权许可过程中,企业应在知识产权许可协议或类似协议中订立仲裁条款,明确指定仲裁机构,以便发生纠纷时占有主动地位。

第二十七条 强化海关和参展知识产权保护意识。在产品通关或境外参展时,应携带拥有自主知识产权或合法使用权、处分权等相应的权利证明文件,以应对海关或展会可能的执法检查,或对侵犯自身知识产权的行为开展维权行动。

第二十八条 在知识产权维权过程中,企业应根据自身需要,适时选择媒体进行报道,争取舆论的广泛支持。如:宣传企业知识产权拥有数量,企业知识产权保护工作等,同时应慎重宣传企业特定产品或全部产品的年产量、国内外市场占有率、市场优势地位等信息,以免被控侵权时在赔偿额的认定方面处于不利境况。

第二十九条 企业应加强知识产权战略研究,提升自主创新能力,积极参与国内外行业标准的制定,涉外企业应加快知识产权海外布局,重点在重要市场国、目标市场国和竞争对手所在国等申请或获取相关知识产权,为商业竞争做好准备,提高企业产品的国际竞争能力。

第五章 附则

第三十条 本指引由省知识产权维权援助中心负责解释。

第三十一条 本指引自发布之日起供企事业单位参考使用。


商务部关于印发《境外企业知识产权指南(试行)》的通知

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